北京大学知识产权和科技法高层论坛（四）

北京大学知识产权和科技法高层论坛（四）

非实施主体（NPE）对专利权的利用和实施

——美国、欧洲和中国的视角

The Exploitation and Enforcement of Patent Rights by Non-practicing Entities

Perspectives from the US, Europe, and China

Dr. Kelli Larson凯丽•拉森博士

Thomas Edison Innovation Research Fellow, Center for the Protection of IP at Law School, George Mason University, USA

 

 

 

2016年10月26日，美国乔治梅森大学法学院（George Mason University）知识产权保护中心研究员凯丽•拉森（Dr. Kelli Larson）博士在北京大学科技法论坛进行了题为“非实施主体（NPE）对专利权的利用和实施——美国、欧洲和中国的视角”的讲演，对于NPE进行了全面的解读。

一、NPE概述

目前学界对于NPE（Non-practicing Entities）并没有明确的定义，Larson博士将其定义为通过专利许可与诉讼实施专利权作为商业模式盈利的市场主体（Entity that enforces patents via licensing and litigation as a business model to generate revenues）。对于NPE可以有不同的解读，相关概念包括专利流氓、专利鲨鱼、专利货币化运作体、专利经纪人等。其中，“专利经纪人”形象地描述了NPE在专利运营中扮演的角色，即作为中介协调专利买卖双方的关系，协助专利买卖、许可等交易，进行尽职调查、技术评估、营销、协助谈判等。

具体而言，NPE首先通过购买获得某一专利或专利组合并维持专利有效性；然后检索可能存在侵权或需要该专利技术的公司，评估要求该公司缴纳许可费用所需的成本；其后与相关公司进行交涉，要求其缴纳许可费，并威胁进行侵权诉讼；如果相关公司同意支付许可费用，NPE可因此获利，否则对于涉嫌使用该专利的公司，NPE可能对其提起诉讼。

NPE的自身特点使得其在专利实施和诉讼方面有优势，具体体现在：（1）NPE通过购买积累大量专利，在专利实施中可以产生规模效应；（2）由于NPE仅进行专利交易不从事生产活动，不存在使用他人专利的情况，因此对方难以对其进行反诉；（3）由于长期进行相似类型的诉讼，NPE积累了大量的诉讼经验，在诉讼过程中更具优势，并且通过使用风险代理，极大降低了诉讼成本。

NPE的商业模式得以存在的原因有赖于专利法的两个特点：第一，专利法赋予专利权人禁止他人制造、使用、销售、进口专利产品的独占性权利；第二，专利法不要求专利权人进一步研发其专利，或者利用其专利生产产品（当然在一定情形下可构成强制许可的理由）。此外，NPE的进一步发展也受到法律规定的影响。如在美国，专利法规定的侵权损害赔偿高，容易取得禁令，或者支持进行多项案件合并审理，NPE更为活跃。而在欧盟，由于存在专利授权和保护的“双轨制”、越来越多的国家要求专利权人实施专利、专利本身和专利体系的模糊性等因素，NPE的商业模式展开会受到一定的制约。

二、对NPE的评价

对于NPE有不同的评价。然而正如盲人摸象般，由于仅仅观察到NPE的部分，很多人往往无法对其进行客观全面的评价。

 

专利法的重要功能在于鼓励创新，而NPE通过专利许可、诉讼而非实施该专利技术的方式获利，无助于实现专利法的激励功能。同时，由于NPE提起大量专利诉讼，也导致司法成本不当增加；由于其通过收取他人许可费或侵权赔偿盈利，客观上不利于市场竞争与再创新，这些都是与专利法的初衷相背离。因此，有人认为NPE的商业模式是违法的，或至少需要大力管制。

然而，人们也应当意识到NPE也有自身的优点。并不是所有的发明人都有能力对其发明进行商业利用，而NPE可以在收购专利权后通过许可他人使用的方式推动专利技术的实施；通过NPE对专利的评估运营可以最大程度地发挥特定专利技术的价值，实现生产力的转化；NPE也可以通过与发明人的分工，让发明人更专注于技术研发和创新。在实践中，NPE还可以为科技公司提供尽职调查、详细的侵权服务调查以及许可建议等服务。随着专利市场的不断发展，NPE已经逐渐发展为一种产业，对于法律以及商业活动都带来了显著影响。

可以看到，NPE虽然与专利法的目的有所背离，但人们也应当客观看待该现象。目前各界对于NPE 有不同的意见，有越来越多针对NPE的研究，也有越来越多针对NPE的改革法案。但NPE现象并非近期才出现，早在19世纪末就出现过类似的公司，而20世纪80年代中期里根政府开始推进专利政策，部分生产型公司如IBM、德州仪器公司（Texas Instruments）、柯达公司等迫于财务压力转向经营专利许可并获得巨大成功，这些因素都促进了现代NPE的发展。

 

三、美国

美国针对NPE的规定也在不断变化中。2006年，在eBay v. MercExchange案中就出现了对于NPE的描述，即对于不是作为生产销售产品的公司而是通过许可收费的方式实施专利的公司，禁令可能会被当作勒索高额许可费的工具，故仅给予损害赔偿即可充分救济原告。在随后的NTP v. Blackberry (2006)案中，作为NPE的NTP公司获得了6.125亿美元的损害赔偿。MedImmune v. Genentech （2007）案的判决使被控侵权人更易挑战专利的有效性。KSR International v. Teleflex（2007）案的判决则提高了专利权人证明其专利是非显而易见性的要求。2013年9月16日实施的《美国人发明法》（America Invents Act）规定了针对NPE商业模式的条款。目前亦有许多致力于遏制NPE商业模式的专利改革法案。

据调查，在2013年的美国的专利诉讼案件中，有60%的案件是由NPE提起。相对于生产型公司来说，NPE在专利侵权诉讼中获得的损害赔偿是前者的3倍，获得的损害赔偿平均为920万美元，最高的赔偿集中在通讯领域，生物、药品、医疗器械领域紧随其后，但是在这些领域NPT的胜诉率比前者低10%。就地域而言，根据毕马威（PwC）的统计报告，德克萨斯州东部地区法院和北部地区法院、佛罗里达州中部地区法院更倾向于做出对NPE有利的判决：NPE在三个联邦地区法院的胜诉率分别是48%、64%和50%。

四、欧盟

目前欧盟的专利法实行“双轨制”，即欧洲专利系统和各国专利系统并存，这样的分散体系不利于NPE的市场运营。目前在欧盟内部对于是否要设立单一专利制度（unitary patent）还有很大争议。

当前在欧盟的专利体系下，专利申请成本非常高，相当多的费用浪费在翻译费上，若实施单一专利制度，则会能大大降低专利申请成本。

除申请成本外，若欧盟实行单一专利制度，对NPE还会带来其他方面的影响。如果实行单一专利制度，NPE能够以较低的成本获得在大范围内实施专利的权利，在诉讼中NPE也可能获得欧盟范围内的禁令。但在统一保护体系下，如果专利被宣告无效则将导致该专利在全欧盟范围内无效，这会极大提高NPE的诉讼风险。在欧盟，专利损害赔偿金额也可能低于美国等国家。在新的专利体制下，法官自由裁量的标准也难以在短时间内确定，NPE此前积累的大量诉讼经验在新法院中也难以得到运用。

此外，值得注意的是，英国脱欧也可能给欧洲政治造成不确定性，从而对单一专利制度的推行造成阻碍。

五、中国

中国巨大的市场对外国的NPE来说提供了更多的机会。中国正在从制造型国家向创新型国家转变，专利申请量和授权数量也都在快速增长，有潜在的专利运营空间。目前在中国有较少的NPE，已知的仅有高智发明（Intellectual Ventures）和中国睿创专利运营基金。至今没有NPE在中国开展包括专利许可、诉讼在内的NPE的“传统”业务，可以说NPE专利运营在中国还处在初级阶段。这可能源于目前中国的专利的质量较低、专利侵权的损害赔偿数额低、取得禁令较为困难等原因所致。NPE要在中国谋取利润，需要开拓新的运营模式。

六、结语

由于NPE的大部分交易都会签署保密协议，要求作为协议方的其他公司负保密责任，并且大多数NPE工作人员也不愿意讨论其商业策略。因此人们虽然能够从外部了解NPE的行动，但是并不能确切得知其背后的商业策略。尽管如此，鉴于NPE在专利实施体系中扮演的重要角色，我们仍需要密切关注其行为。

值得注意的是，美国专利实施体系正在经历巨大变革，NPE可能寻求在其他国家或地区的盈利机会，中国作为新兴经济体，越来越重视对专利的保护与运营，这极有可能成为NPE寻求突破的下一个市场，因此对于NPE的学习及思考对于中国的未来专利运营具有重要的意义。

（李一笑、郑淑凤整理）

 

 

责任编辑：李一笑、郑淑凤整理