美国专利无效之双方复审程序（IPR）研究

作者：金世润，韩国专利代理人，北京大学法学院知识产权法硕士研究生

为提升专利质量，防止不当授予专利，最近韩国拟对专利法进行全方位改革，包括提高专利审查水平、对专利纠纷集中管辖等。中国也正在开展专利法第四次修订工作，其目的之一就是完善专利制度，提升专利质量。美国已对专利无效制度进行大幅改革，并已获得一定成效。由此可见，为了避免低质量专利造成的消极影响，各国都在不断改进专利制度。虽然每个国家的经济、社会、文化背景各不相同，但在考察相关措施的运营效果的基础上，进行对比研究，借鉴其合理部分，将有助于完善本国的专利制度。

一、引言

专利申请需经行政部门审查，确认其符合法律规定的条件后才能生效。[1]但对于专利创造性的判断带有很强的主观性，导致结果存在不确定性，专利权的有效性难以绝对保证。不符合法律规定的专利，尤其是低质量专利促使权利范围不确定性增加，增加社会交易成本。因此为消除不符合专利法规定授予的专利权，各国都建立了专利无效制度，通过复审审查或司法诉讼的形式提高专利保护效率。各个国家或地区采取的专利无效制度的具体内容和运行方式各不相同，制度运行达到的效果也不同。本文通过研究美国在2012年新采取的IPR（Inter Partes Review）[2]程序，分析该程序实施的效果，以考察专利无效制度改革所产生的影响。本文将先简述美国专利无效制度的改革背景，再介绍IPR程序的内容及效果，最后分析近期广受关注的Cuozzo案，[3]讨论对于司法实践产生的影响。

二、美国专利无效制度改革背景

近年来，美国低质量的专利权造成NPE（Non-Practicing Entities）、专利权滥用等专利纠纷频发，消极影响严重，美国政府开始进行全方位的专利制度改革，包括大幅修订专利法等。《美国发明法案》即AIA（America Invents Action）的主要内容之一就是IPR程序，该程序于2012年9月16日正式启用。IPR程序由美国专利与商标局（USPTO）的专利审理与上诉委员会（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）进行审查并作出决定。该法案生效之前，在美国可以通过三种途径主张专利权无效：一是向原专利上诉和干涉委员会（Board of Patent Appeal and Interferences）[4]请求专利复审程序的启动，该程序包括单方再审程序（Ex Parte Reexamination, EPR）[5]和双方再审程序（Inter Partes Reexamination）[6]；二是向法院请求确认不侵权之诉（Declaratory Judgment Action），即请求法院确认某种行为不构成侵权涉案的专利权、其无效或者其不可执行（unenforceable）；三是在专利侵权诉讼中，提出专利无效抗辩。AIA之前的专利复审程序，有比诉讼程序成本低的优点，但是由于某些原因，对低质量专利没有起到过滤的作用。比如，在EPR程序中第三人仅能参与第一阶段，[7]因此不利于保护第三人利益及撤销低质量专利。[8] 双方再审程序对作出决定的时间没有限制, 无法预测该案件什么时候才能结束，实际上该程序要比诉讼长一、两年。

因此，AIA将双方再审程序改善为IPR程序。根据美国议会报告，IPR程序改革的主要目的是为提升专利的质量，也是为了提供快速又低成本的专利纠纷解决途径。实际上，自其实施以来，申请IPR和专利无效的数量都大幅度增加，显示该制度已经在一定程度上达到了改革的目的。接下来，本文将对IPR制度的具体内容、其运行情况以及相关案例进行讨论和分析。

三、IPR程序及效果

（一）申请阶段

美国专利法第311条规定，原则上，除专利权人以外，任何人均可以某项专利权的至少一项权利要求不符合该法第102条规定的新颖性[9]或第103条规定的非显而易见性为理由，[10]请求启动IPR程序。但是为了避免专利纠纷的拖延，与涉案专利有关侵权诉讼的被告在收到起诉状副本之日起一年后不允许请求IPR程序。[11]此外，该条款所称的现有技术仅限于专利或者其他公开出版物。[12] 当事人要根据其他无效理由申请复审的话，可以通过授权后复审程序（Post-Grant Review, PGR）[13]进行。IPR程序应在涉案专利授权日起9个月后申请，但如果涉及该专利权的PRG程序已经开始并在进行中，则要等PRG程序结束后才允许启动IPR程序。[14] PTAB在确认上述条件，并认定在申请中有至少一项权利要求具有合理程度的无效可能性后，作出进行审查的决定（以下简称“受理决定”）。[15]PTAB是否受理IPR请求的决定是最终的，对该决定不可上诉。[16]

受理决定要在申请后3到6个月内做出，可以避免专利无效纠纷耗时长久造成的损害。根据USPTO的官方数据，[17]截止到2016年8月31日，共有4995项IPR申请（图1），且每年申请数量逐渐增加（图2），该数据显示不仅目前IPR程序的利用率大幅度提高，而且其增长趋势也可能会继续保持。[18]

（二）审查阶段

受理IPR请求后，PTAB对涉案专利的无效性进行审查。IPR程序基本上与AIA之前的双方再审程序相同，对以授予的专利权进行复审。AIA通过增加一些措施，让IPR程序能发挥其作用。具体地说，IPR程序为了提高无效性判段的准确性，采用了与诉讼相同的程序，[19]如美国专利法第316条规定的专家意见证据程序以及证据开示程序（Information Discovery Statement）等。并且AIA新增了第317条关于双方的和解规定，试图提高专利纠纷解决的效率。此外，AIA规定有利于提升专利质量的判断标准，相关内容涉及证据原则和权利要求解释标准的规定。

在IPR程序中，优势证据原则（a preponderance of the evidence）要求无效举证责任由请求人承担。[20]按照优势证据原则，只要证明无效的可能性比有效的可能性高，涉案专利就会被认定为无效。简单地说，在采用该原则的情况下，假设涉案专利无效的可能性与有效的可能性为51比49，就可以作出无效的结论。该原则要求的证明程度没有在专利纠纷诉讼中法院采用的清楚、令人信服的证据原则（clear & convincing）高——按照该证据原则，至少有一项证据能清楚、令人信服地证明涉案专利无效，法院才会采信该证据来判断。专利权是通过行政机构的审查和认定后授予的权利，推翻其结果需要较为严格的证据标准，这既有利于维护法律关系的稳定性，也是对行政机构裁判的尊重。

美国专利法第316条a款4项授予USPTO制定IPR程序相关规定的权限。依照该规定，USPTO对IPR程序中的权利要求解释标准在专利法实施细则第42.100条b款[21]规定了“最宽合理解释标准（broadest reasonable interpretation）”，即BRI标准。根据BRI标准，权利要求的意义扩大到合理程度的最大范围。该标准也与法院采用的标准不同，法院采用的是“普通字面解释标准（plain and ordinary meaning）”，即POM标准。根据POM标准，权利要求的意义扩大到所属技术领域普通技术人员能够了解的范围。按照BRI标准扩大的权利要求的范围比POM标准宽，因此涉案权利要求的权利范围中属于现有技术的可能性更大，更容易被判断为无效。最近，美国最高法院对IPR程序采取该标准的合理性作出判断（见后文）。

在IPR程序中，PTAB根据“优势证据原则”以及“BRI标准”对涉案专利的无效性进行判断，作出最终决定。美国专利法第316(a)(1)条规定PTAB应该在通知涉案受理后一年内作出最终决定，但在合理的例外情况下，程序可以延长到18个月。这些法定期限的设定有助于专利纠纷的迅速解决，减少创新成本。

根据USPTO的官方数据（见图3），[22] 截至2016年8月31日，共有3529项申请结束，其中1772项申请没开始审查就结束，进行审查的1807项中677项因某些原因在审查过程中终止。这期间，PTAB作出的最终决定达到1130项，包括所有涉案权利要求被无效的785项、至少一项涉案权利要求被无效的172项以及对所有涉案权利要求支持有效的173项。认定无效案件数量在所有决定中的比例接近75%，表明专利无效率很高。该数据也显示，许多无效纠纷通过和解等方式获得解决，节约了纠纷解决的成本。

图3

（三）IPR程序结束后

与受理决定不同，当事人对PTAB最终作出的无效性判断可以向联邦巡回上诉法院（CAFC）提出上诉。[23]根据美国律师事务所Finnegan发布的统计数据，[24]截止到2016年10月1日，CAFC对不服IPR决定的案件共作出106项判决，包括支持涉案决定的87项判决、不支持涉案决定的9项判决以及部分支持涉案决定的10 项判决。根据该数据，CAFC支持PTAB决定的比例明显较高。其原因之一是PTAB决定的约束力，即CAFC不再判断在涉案IRP程序中已经提交而被判断的证据，或者在涉案IRP程序中当事人因没有正当理由而未提交的证据。AIA之前的复审程序中也有约束力的规定，但是因为比诉讼结束地更晚，没有实际作用。

综上，通过IPR程序被无效的专利有许多，而且CAFC支持PTAB决定的比例也高，按照这些情况来分析，IPR程序采取的一些措施确实能起到过滤低质量专利的作用。IPR程序甚至被称为专利的“暗影杀手（Death Squads）”。但是PTAB决定的约束力与BRI标准相结合，也会对专利权人的正当权益造成损害（见后文）。

四、Cuozzo案[25]

美国最高法院于2016年6月20日在Cuozzo Speed Technologies, LCC（以下简称Cuozzo公司）案中，指出USPTO在IPR程序中采用BRI标准来解释权利要求[26]不存在违法的因素。该案对专利领域的影响力极大，受到广泛关注。[27]

（一）基本案情

Cuozzo公司拥有一项汽车速度计相关发明的美国专利[28]（以下简称涉案专利）。2012年9月16日，即IPR程序实施的第一天，Garmin International, Inc.,和Garmin USA, Inc.,（以下简称Garmin公司）以涉案专利的权利要求17无效为由，请求启动IPR程序。PTAB决定受理其请求，并且由于权利要求17是权利要求10 和14的从属权利要求，遂决定对权利要求10 和14一起复审。涉案权利要求10 为一种速度限制指示器，包括一个受GPS信号控制的彩色显示器以及一个整体上附属于彩色显示器的速度计。简单地说，该发明的特点在于随着最高限速的实时变化，彩色显示器的显示也在变，如果车速超过最高限速，则驾驶人能够直观地认识到危险情况。对比文件显示实时更新最高限速的技术方案，[29]但与涉案专利相比，没有明显指出“显示最高速限”和“速度计”的“整体性结合”特点。另一个对比文件[30]表明，利用颜色显示最高速限警告标记，但与涉案专利相比，没有启示警告标记的实时变化。

PTAB在判断过程中采用了BRI标准，即权利要求的意义扩大到合理程度的最大范围。具体来说，PTAB将权利要求10中的“integrally attached（整体连接）”解释为“discrete parts physically jointed together as a unit without each part losing its own separate identity（将离散的部分连接为一个单位，而每一部分不丧失其独立性）”。这样的解释淡化了涉案专利的“彩色显示器和速度计”的整体性特点。PTAB根据这些对比文件判断三项权利要求都不符合非显而易见性条件。对此，Cuozzo公司主张，PTAB应该按照“POM标准”，即普通字面解释标准，将它解释为“joined or combined to work as a complete unit（为了作为一个完整的单位运转，连接或者结合）”。这样的解释，可以凸显涉案专利的整体性特点，可能涉案专利被认为具有非显而易见性。

PTAB最终作出了涉案专利无效的决定。Cuozzo 公司对此不服，向CAFC提出上诉。在诉讼过程中，Cuozzo公司主张，USPTO对Garmin公司未提出无效的权利要求10和14进行审查，超过法律授予USPTO的权限，并且适用BRI标准也触犯法律。CAFC支持USPTO的决定，Cuozzo 公司对此又向美国最高法院提起上诉。

（二）最高法院的判断

最高法院主要对IPR相关的两条款进行解释：第一是专利法第314(d)条的“No Appeal（不可上诉）”；第二是专利法第316(a)(4)条关于USPTO制定规则的权限。对于前者，最高法院按照不可上诉规定的字面意义以及该法的修改目的支持CAFC的判断，即PTAB的受理决定是最终的，因此不能不服从。最高法院强调，如果CAFC不服PTAB的受理决定，无法达成AIA的立法目的——让USPTO再审查自己授予的专利权，以提高专利无效程序的效率。对于后者，最高法院也支持CAFC的判断，即USPTO采用BRI标准来解释权利要求没有违法性。最高法院对其理由解释如下：AIA授予USPTO制定规则的权限，但对USPTO是否能采用BRI标准没有明确规定；在这样的情况下，法院应该根据先判例[31]进行判断，即当法律规定的内容模糊时，将其解释为授予行政部门可以根据法律条文的字面意义和目的来制定合理的规则；IPR程序不太像属于一种司法程序，却更像属于一种特殊的行政程序；而且，IPR程序的目的不仅要解决双方之间的专利纠纷，也要保障公共利益；因此，可以解释，USPTO具有采用BRI标准的权限。最高法院也认为，由于USPTO在多种程序上采用BRI标准已经100多年，而且该标准在司法实践中被普遍认定。

（三）反思

美国最高法院支持在Cuozzo案中指出的IPR程序不同于诉讼程序的主张，[32]并且提出其程序设立目的与地方法院诉讼目的也不同。[33]由此可见，最高法院认为IPR制度具有独立存在的意义，不需要根据诉讼程序的内容来判断其制度的合法性。最高法院也指出，由IPR程序采用的原则或标准与诉讼程序不同造成的问题是无可奈何的。

本文认为，最高法院的这些判断充分反映了AIA的立法目的是减轻低质量专利造成的负面影响。但是从保障专利权人的正当权利的角度还要进行考察。假设有一项现有技术不属于某项权利要求的POM标准范围，而属于该权利要求的BRI标准范围，那么采用不同的标准则可能导致关于该权利要求显而易见性的判断结论不同。在授权之前，即在专利申请的审查阶段，USPTO虽然采用BRI标准，但是在这阶段的问题不大。USPTO的审查员如果发现有与POM标准范围和BRI标准范围的相抵触的现有技术，可能会通知专利申请人，专利申请人则有可能通过修改权利要求获得完美的专利权。如果通过诉讼程序其专利性被维持的话，则维持其专利权也不会有任何问题。但是通过IPR程序判断其专利性，则该专利权存在被宣告无效的可能。而且通过IPR程序得出的无效决定有约束力，但专利人几乎没有机会通过诉讼程序对适用BRI标准产生的无效决定进行再判断。

最高法院指出IPR程序至少提供修改的机会，因此BRI标准的采用并不存在对专利权人的不公平。专利法确实规定了在IPR程序中权利要求可以修改。[34]在字面上看，只要不扩大专利权的保护范围，其权利要求的修改就可以允许。但是实际上除了删除权利要求以外，几乎不被允许修改。比如Cuozzo公司在IPR程序中将权利要求10进行了修改，主要内容是通过附加“LCD”要素，即速度计和彩色显示器一起形成为一个LCD，强调了速度计和彩色显示器的整体性连接。本来在修改一项权利要求时，像这样附加一个技术方案会被认为是减缩了保护范围，但是CAFC却因为LCD的技术方案不存在原来的权利要求而认为其修改实际扩大了专利权的保护范围，最终拒绝了其修改，这意味着在IPR程序中没有实际修改权利要求的机会。法院指出，为了避免这样的问题，应该好好撰写权利要求，但是这也有一定的局限。比如说，BRI标准只有在特定的现有技术的基础上才能解释出权利要求的范围。因此，在专利局没提出特定的现有技术的情况下，撰写权利要求只能考虑到POM标准的相当范围，很难预测根据BRI标准扩大之后的边界在哪里。

本文认为，IPR程序不属于司法程序，可以采用独立的标准，以提高专利制度运行的效率。除了提升专利的质量之外，保障专利权人的正当利益也很重要。因此本文建议IPR程序应该在一定程度上允许对权利要求进行实质性修改，至少对AIA生效之前授予的专利权允许权利要求进行的实质性修改，使专利权人能够应对BRI标准产生的问题。专利权属于私权，专利无效制度应该保障专利权人的正当权利。

五、结论

专利制度是促进创新的重要途径之一，通过鼓励创新促进技术和经济的共同发展。但是，随着竞争的日益激烈，几十年来专利纠纷不断发生，甚至导致创新成本的上涨而阻碍创新。低质量专利是专利纠纷的主要原因，多个国家为了消除低质量专利，不断进行专利无效制度的改善。其中，美国新改革的IPR制度缩短了无效性判断所需要的时间，降低了专利无效证明程度，并扩大了权利要求解释范围等，效果十分明显。但是需要注意，PTAB决定的约束力与BRI标准相结合，会造成专利权人正当权益受到一定程度的损害。过滤低质量专利固然很重要，但是一项专利制度的运用不能只考虑这一个方面，还应考虑保障专利权人的权利和过滤低质量专利之间的适当平衡。

[1] 参见中国《专利法》第34条、39条、45条。

[2] 参见35 U.S.C. §311 Inter Partes Review.

[3] 参见Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee, 579 U.S. ____ (2016), https://www.supremecourt.gov/opinions/15pdf/15-446_ihdk.pdf, 最后访问时间：2016年11月18日。

[4] 在AIA中，BPAI改名为BTAB。

[5] 参见35 U.S.C. §302 Request for reexamination.

[6] 参见35 U.S.C. §311 (pre-AIA) Request for inter partes reexamination.

[7] 第一阶段是指决定EPR申请是否引起新的专利实质性问题（35 U.S.C. §303：Determination of issue by Director）.

[8] 但是，AIA仍然包括EPR制度。

[9] 参见35 U.S.C. §102 Condition of issue by Directorability; Novelty.

[10] 参见35 U.S.C. §103 Condition for patentability; non-obvious subject matter.

[11] 参见35 U.S.C. §315(b) Relation to the other proceedings or actions; PATENT OWNER’S ACTION.

[12] 参见35 U.S.C. §311(b) Inter partes review; SCOPE.

[13] 参见35 U.S.C. §321 POST GRANT REVIEW，PGR程序只在专利授权后9个月内申请。

[14] 参见35 U.S.C. §311(c) Inter partes review; FILLING DEADLINE.

[15] 参见35 U.S.C. §314(a) Institution of inter partes review; THRESHOLD.

[16] 参见35 U.S.C. §314(d) Institution of inter partes review; NO APPEAL.

[17] 参见https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/2016-08-31 PTAB.pdf, 访问时间：2016.11.15.

[18] 2011年度所有种类的专利无效复审申请数量也不到1200件。

[19] IPR程序一般被认为专利无效复审，但是IPR采取诉讼程序。美国法院在Cuozzo Speed Technologies, LCC v. Lee, 579 U.S. ____ (2016) 案中指出，partes is less like a judicial proceeding and more like a specialized agency proceeding.”（该判决书Option of the Court第15页）.

[20] 参见35 U.S.C. §316(e) Conduct of inter partes review; EVIDENTIARY STANDARDS.

[21] 参见37 C.F.R. §42.100（b）.

[22] 参见https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/2016-08-31 PTAB.pdf, 访问时间：2016.11.15.

[23] 参见35 U.S.C. §319 Appeal.

[24] 参见http://www.aiablog.com/cafc-appeals/federal-circuit-ptab-appeal-statistics-october-2016，访问时间：2016. 11.20.

[25] 参见Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee, 579 U.S. ____ (2016), https://www.supremecourt.gov/opinions/15pdf/15-446_ihdk.pdf, 访问时间：2016. 11. 18.

[26] 参见37 C.F.R. §42.100（b）.

[27] 实际上，向法院提出的Amicus Brief超过了30件，并且其中包括两个以上单位的Amicus Brief也很多。参见https://www.supremecourt.gov/search.aspx?filename=/docketfiles/15-446.htm，访问时间：2016. 11. 18.

[28] 参见U.S. Patent No. 6,778,074，名称为“Speed Limit Indicator and Method for Displaying Speed and the Relevant Speed Limit”.

[29] 参见U.S. Patent No. 6,633,811（”Aumayer”）.

[30] 参见U.S. Patent No. 3,980,041（”Evans”）.

[31] 参见Chevron U.S.A. Inc., 467 U.S. 887.

[32] 参见Cuozzo案判决书中“Opinion of the Court”第15页：“inter partes review is less like a judicial proceeding”.

[33] 参见Cuozzo案判决书中“Opinion of the Court”第16页：“Most importantly, ~ the purpose of the proceeding is not quite the same as the purpose of district court litigation”.

[34] 参见35 U.S.C. §316(d) Conduct of Inter partes review; AMENDMENT OF THE PATENT.

责任编辑：金世润