Life Tech v. Promega: 美国专利法对出口行为的法律规制

作者：季冬梅，北京大学2015级知识产权法法学硕士

一、案情回顾及诉讼进程

2016年末，Life Technologies（以下简称Life Tech）公司与Promega公司之间长达6年的专利之争在美国最高法院拉开战幕，该案在2017年2月22日最终尘埃落定，美国最高法院判决指出，从美国向英国出口单一商品Taq聚合酶的行为未违反美国专利法第271(f)(1)条，Life Tech不承担侵权责任。[1]

2006年，Promega与Applied Biosystems（目前为Life Tech的子公司）达成非排他性交叉许可协议，约定被许可方Applied Biosystem可使用Promega的四项专利及Tautz专利，用途限定于“警察现场调查取证”与“人类身份确认”两个领域，但是不得用于其他司法程序之中。涉案技术方案涉及五项子技术，本案被上诉人Promega拥有其中四项技术的专利权，同时也是第五项子技术——Tautz技术的专利独家被许可方。由于Promega的四项涉案专利在诉讼过程中被宣布无效，因此最终的争议焦点围绕Tautz技术方案展开。随后，上诉人Life Tech为提供DNA样本中的STR（段串联重复序列）位点中用于复合扩增的成分，研究开发出相应的产品技术包，技术包的运作需要5种成分的共同作用：（1）引物混合（primer mix），（2）核苷酸反应混合物（a nucleotide reaction mix），（3）缓冲溶液（a buffer solution），（4）质控DNA（control DNA），（5）聚合酶（polymerase）。[2]该5部分相辅相成，缺一不可。美国境内的Life Tech公司负责生产上述第五种成分——Taq聚合酶，并将其出口至英国的Life Tech制造厂，完成组装，最终在世界范围内销售。该技术组合包适用领域广泛，如司法鉴定、癌细胞检测等。

2010年，Promega起诉Life Tech公司，提出被告销售的STR检测技术包超出了2006年交叉许可的使用范围。Life Tech公司回复称其未超出合同约定的适用范围，且随后提起反诉请求法院宣告Promega拥有的四项专利无效。美国威斯康辛西区联邦地区法院初在初审判决中指出，基于合同约定，Life Tech公司的产品仅限于警察现场调查取证的情形，因此被告在该范围以外的行为均构成侵权。在实用性和非显而易见性上，初审法院认为涉案专利符合相应要求，在推翻陪审团作出的构成侵权的结论的同时维持Promega的专利有效。之后，Promega针对法院的不侵权认定与Life Tech针对Promega的专利有效性提起上诉。

美国联邦巡回上诉法院（CAFC）于2014年作出判决，宣告Promega拥有的专利因不具有可实施性而无效；并且按照美国专利法第271(a), (f)条规定，宣告Tech公司应承担Tautz专利的侵权责任，且存在超出2006年双方交叉许可协议的侵权行为。最后案件提交到最高法院，由最高法院来定夺Life Tech公司出口的Taq酶是否属于组合专利中的“实质部分（substantial portion）”而承担损害赔偿责任。

二、庭审过程回顾

最高法院庭审中，诉讼双方主要围绕美国专利法第271(f)(1)条专利侵权展开。该条款规定：“未经授权在美国或从美国提供或促使提供某项专利发明组成部分的全部或实质部分（substantial portion），该组成部分并未进行整体或局部的组装，积极诱导（active inducement）在美国境外的组装工作，若该组装发生在美国境内构成专利侵权，上述行为主体应承担专利侵权的法律责任。”[3] 该反规避条款于1984年被纳入美国专利法，目的是规制纯粹为逃脱专利侵权责任的相关行为。

庭审过程中，对于271(f)(1)条能否适用于Life Tech公司的关键点，在于Taq聚合酶是否构成专利组成元素的“实质部分”及其认定方式。

在“定性分析”与“定量分析”两种判断方式上，代表Life Tech一方的Phillps先生主张应当以定量分析为主，在此标准下占总体1/5元素比例的Taq聚合酶远远不能满足“基本的”、“主要的”、“实质的”数量标准。且Taq酶是市场上普通的交易商品，并非转为侵权制造，除去涉案用途之外，还可被广泛用于其他途径。市场上Taq聚合酶的购买途径很多，LifeTech仅仅是出于对制造成本、产品质量等合理考量而选择从美国出口到英国生产的运作模式。

作为“法庭之友”的Tripp先生认为，首先，对于“实质”的理解还是应当基于数量上的考量，是全部或者某组成元素的绝大部分。虽然该词语的法律含义十分模糊，但是至少，如果仅仅是提供一个构成部分，是远远不应认定侵权行为成立的。再者，对“实质部分”的认定不仅仅要考察行为人已提供的、未提供的成分的数量及相应比例，还要将时间成本、金钱成本以及排除行为人之后的技术要求高度（如获取专利组成部分中其他成分的难度）等考虑在内。[4]针对Roberts法官提出的“构成元素重要性”这一因素，Tripp认为，专利组成元素的重要性很难度量，因为任何一个元素对于专利整体发挥作用都不可或缺，因此每个元素都具有极大重要性。

代表Promega一方的Waxman先生则提出，按照字典的定义，“实质的（substantial）”意味着在重要性和/或数量上相当大，因此，除了考察涉案产品在专利整体技术中所占比例之外，还应当考虑其重要性。Breyer法官提出，或许法院仅仅应将“实质部分”解释为“专利技术的整体，或等同于一个整体”。而法官Roberts则强调将重点放在涉案产品是否属于专利组成部分的“实质部分”上，而不是这个部件的性质到底是什么或是否重要。[5]

三、271(f)条的诞生渊源

专利制度会随着技术进步与经济发展而不断变化，以适应经济社会发展的新要求。专利法是调整专利的确认、行使、保护和运用的法律规范，专利权是对创新发明成果的法定的排他性使用权利，需要通过商品化的技术市场来实现。[6]庭审中提及的Deepsouth案件对于本案有着重要的参考价值，该案可谓美国专利法271(f)条的诞生渊源。该案中，除了最后组装的步骤发生在国外，其他所有的工艺流程都发生在美国境内。当时的美国专利法并没有关于这一情形的规制，因此该案最终认为侵权行为不成立。因此，当一家美国公司向外出口所有的发明的元素，在境外仅需要将这些元素“进行组装”就完成全部发明时，就产生了侵权责任（即Deepsouth的情形）。但是当行为人仅出口少部分或者仅仅是一部分专利发明的组成部分时，该如何处理？[7]Tripp指出第271(f)条本质上是反规避条款，需考察相关行为是否单纯为了规避专利侵权责任，需要与Deepsouth案件中的模式相似才得以适用。而本案中Taq聚合酶作为一项产品单独存在。Philips也多次强调从美国运输至国外提供的组成部分仅仅是一项普通的“商品”，具有多种非侵权用途，[8]因此亦不适用第271(f)(2)条规定的侵权情形。

四、判决结果

2017年2月22日，美国最高法院宣判Life Tech的行为不构成271(f)条的专利侵权，故不承担侵权责任。在庭审过程中，法官的发问与讨论已初现其基本立场，在对Taq聚合酶是否构成“实质部分”的认定上，Life Tech处于更加有利的地位。判决书中，Sotomayor法官遵循先前判决Sebelius v. Cloer案的先例，主张对“实质”一词进行普通含义的理解。这一用语的含义模棱两可，在《韦伯斯特大辞典》中是指“重要的，必要的”或者“在数量上、价值上相当可观的”；《牛津词典》则将其解释为“构成或涉及某一必要成分、要点或特征；必要的，决定性的”或“足够或相当可观的数量、数值或范围”，[9]因此，定量分析与定性分析均可适用。但结合该词语在法条中出现的语境，应当作定量分析。首先，“所有或实质部分”（all or substantial portion）中，“所有”是数量用词，与重要性无关。再者，“实质部分”的修饰语是“专利发明的组成部分(of the components of a patented invention )”，如果强调“实质部分”的重要性，就不需要再使用“组成部分(component)”一词。因此，对“实质部分”作定量解释更符合立法原意和条文逻辑。那么仅提供Taq聚合酶一个组成部分在数量上仅占总体组成元素的1/5，与法条规定的情形相去甚远，故Life Tech不应当承担侵权责任。

本案实质上体现出专利法的地域性特点。传统的专利侵权行为包含制造、使用、销售、许诺销售、进口五种，但随着经济全球化的发展，企业出于效率与成本的考量，会选择建立多国生产链，在不同地区分别完成产品设计、生产、加工、包装、销售等环节，甚至还会将生产环节进一步拆分，这就给仅具有国内约束力的专利法带来困难和挑战。最高法院在Microsoft案中，重申了专利侵权的地域范围限制：“作为一项普遍适用的规则，我们已表示，法院应假设美国立法者在立法时已考虑到其他国家的正当主权利益······国外行为通常属于外国法的审判管辖范围，尤其就涉案领域而言，外国法对于受专利保护的发明，在发明者、竞争厂商及公共利益等相关权利上，可能有不同的政策考虑。”[10]美国271(f)(b)条还规定，“未经专利权人同意，在美国或者从美国提供或者促使提供尚未组装或尚未完全组装的专利发明的部件，该部件是为用于侵害专利权而特别制造或改造，而非通用产品或用于实质性非侵权用途的商品，行为人知道该部件为用于侵害专利权而特别制造或改造，且意图使该部件在美国境外组装，如果组装发生在美国构成专利侵权的，则行为人负侵权人的法律责任，”[11]从271(f)综合来看，该条款的设立目的就是防止专门利用多国生产规避专利侵权责任的行为发生。因此，在专利制度设置及侵权行为认定的过程中，一方面需要考虑专利的地域性限制，另一方面又要防止“明修栈道，暗度陈仓”的侵权行为发生，在均衡多方利益的基础上，提高专利制度的灵活性与适应性，同时还要避免矫枉过正，造成对合法使用人的不利影响，甚至阻碍国际贸易的自由流通。

（本文仅代表作者个人观点，与北京大学科技法研究中心无关。）

[1] Life Technologies Corp. ET AL. v. Promega Corp. No. 14-1538.

[2]Promega Corp. v. Life Tech. Corp. __ F.3d __ (Fed. Cir. 2014). 

[3]参见易继明：《美国专利法》，知识产权出版社2012年版，第97页。法条原文：“Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States all or a substantial portion of the components of a patented invention, where such components are uncombined in whole or in part, in such manner as to actively induce the combination of such components outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer. ”

[4] Oral Argument of Life Tech. Corp. v. Promega Corp., December 6th, 2016, available at https://www.oyez.org/cases/2016/14-1538, last visited February 2nd, 2017.

[5] Oral Argument of Life Tech. Corp. v. Promega Corp., December 6th, 2016, available at https://www.oyez.org/cases/2016/14-1538, last visited February 2nd, 2017.

[6]杨利华，《美国专利法史研究》，中国政法大学出版社，2012年版，第241页。

[7]John Duffy, Argument preview: Is there a substantial chance the justices will affirm the Federal Circuit’s reading of “substantial”? available at http://www.scotusblog.com/2016/11/argument-preview-is-there-a-substantial-chance-the-justices-will-affirm-the-federal-circuits-reading-of-substantial/, last visited January 20th, 2017.

[8] Oral Argument of Life Tech. Corp. v. Promega Corp., December 6th, 2016, available at https://www.oyez.org/cases/2016/14-1538, last visited February 2nd, 2017.

[9]Life Technologies Corp. ET AL. v. Promega Corp. No. 14-1538. “Webster’s Third New International Dictionary 2280 (defs. 1c, 2c) (1981) (Webster’s Third) (‘important, essential’, or ‘considerable in amount, value, or worth’); 17 Oxford English Dictionary 67 (defs. 5a, 9) (2d ed. 1989) (OED) (‘That is, constitutes, or involves an essential part, point, or feature; essential, material,’ or ‘Of ample or considerable amount, quantity, or dimensions’). ”

[10] Microsoft 82 USPQ2d at 1410, 转引自Martin J. Adelman, Randall R. Rader, Gordon P. Klancnik, 郑胜利，刘江彬译，美国专利法，知识产权出版社，2011年1月第一版，第190页。

[11]参见易继明：《美国专利法》，知识产权出版社2012年版，第97页。法条原文：“Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States any component of a patented invention that is especially made or es- pecially adapted for use in the invention and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, where such component is uncombined in whole or in part, knowing that such component is so made or adapted and intending that such component will be combined outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.”

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